作者：舒海，中倫律師事務(wù)所上海辦公室合伙人，主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域為：知識產(chǎn)權(quán)、公司/外商直接投資、合規(guī)/反腐敗。
長生劍、孔雀翎、碧玉刀、多情環(huán)、離別鉤、霸王槍、拳頭，這是武俠名家古龍筆下江湖豪杰曾經(jīng)使用的七種非同一般的江湖武器，每件精妙絕倫。這七種武器在白玉京等大俠的手里，變得出神入化，令人膽寒。
近年隨著商標侵權(quán)訴訟的日益增多，影響面越來越廣，各路商標律師粉墨登場。所謂有人的地方就有江湖，有江湖就免不了紛爭，解決紛爭自然少不了武器。知識產(chǎn)權(quán)江湖各路大俠，對于上述七種武器的使用也是得心應(yīng)手。
所謂外行看熱鬧，內(nèi)行看門道。本文試圖結(jié)合一些經(jīng)典案例，主要從被告的角度，對于商標律師慣用的七種武器，為各位一一道來。
第一種武器：長生劍
陳舊的劍鞘，纏在劍柄上的緞子也同樣陳舊，根本看不出來有什么殺氣，然而這陳舊劍鞘中的劍，卻鋒利無比。這就是江湖中最可怕的一把劍：長生劍。
在知識產(chǎn)權(quán)的江湖中，很多商標律師用劍，因劍乃兵器中的王者，只要抓住對方（原告）的弱點，發(fā)出致命一擊，就能大功告成。“非商標意義上的使用”，就是商標律師的長生劍。
一般而言，商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其它商業(yè)活動中。這些只是商標使用的具體表現(xiàn)形式，實質(zhì)上，只有將商標作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的使用，才是商標法意義上的“使用”，這就是說，如果被告使用的標識不具有區(qū)分商品或者服務(wù)來源的作用，這種使用就不是商標意義上的“使用”，也就不會構(gòu)成對原告注冊商標專用權(quán)的侵害。
一個典型的案例就是輝瑞制藥訴江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司商標侵權(quán)一案。涉案的輝瑞公司的注冊商標系指定顏色為藍色的菱形立體商標，被訴侵權(quán)的藥片在顏色和形狀上與之高度近似，但在銷售時有外包裝盒，并且內(nèi)包裝為不透明錫紙。最高人民法院認為：由于涉案藥片包裝于不透明材料內(nèi)，其形狀和顏色不能起到標識其來源和生產(chǎn)者的作用，不能認定為商標意義上的使用，因此不屬于“使用相同或者近似商標的行為”。
第二種武器：孔雀翎
據(jù)兵器譜記載：“孔雀翎，世之寶兵。至華麗，出則殺敵于無形”。在古龍筆下，孔雀翎是一種殺人于無形中暗器，被它鎖定的人避無可避，躲無可躲，只有死路一條。
商標獲準注冊以后，商標權(quán)人并不能一勞永逸。這是因為商標的基本功能是區(qū)別商品或服務(wù)的來源。商標只有通過持續(xù)不斷使用，才能實現(xiàn)這種區(qū)別功能。以前出現(xiàn)了一些商標權(quán)利人自己未使用注冊商標，卻獲得高額賠償?shù)陌咐８幸恍┤藧阂鈸屪⑺嗽谙仁褂玫纳虡撕笄迷p在先使用人或者通過訴訟，索取高額賠償，這顯然違背了商標保護的初衷，從某種程度上也助長了商標搶注和商標囤積行為。
有鑒于此，《商標法》第49條規(guī)定，“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標”，第64條更是明確了，“注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔賠償責任”。
因此，一旦商標權(quán)人無法證明其連續(xù)三年實際使用注冊商標的，申請撤銷該商標或者免予賠償就成了商標律師的“孔雀翎”。
“皮寶王”商標侵權(quán)案，就是近年發(fā)生的一個案例。廣東太安堂藥業(yè)公司(以下稱“太安堂”)從1998年就開始生產(chǎn)“皮寶霜”用于治療皮膚類疾病，其產(chǎn)品“皮寶”、“膚特靈”在行業(yè)內(nèi)享有一定聲譽，但未申請注冊商標。原告廣東陽春市康得樂技術(shù)公司(以下稱“康得樂”)，2004年即取得國家商標局頒發(fā) “皮寶王+圖”注冊商標。2013年年底，原告同時起訴多家藥店，索賠20萬元。但在庭審過程中，原告由于無法證明其“皮寶王”注冊商標的使用情況，只得撤訴，沒有討到任何便宜。同時，原告的魯莽起訴行為，還帶來其注冊商標面臨被撤銷的風險。
第三種武器：碧玉刀
古龍在書中這樣描寫段玉的碧玉刀：白銀吞口、黑鱉皮鞘、鑲著七顆翡翠的刀。碧玉刀非但價值連城，而且故老相傳，都說其中還藏著一個很大的秘密。無論誰只要能解開這秘密，他立刻就可能變成富可敵國的武林高手。
注冊商標侵犯在先權(quán)利，就是商標律師手中的“碧玉刀”。
注冊商標不得侵犯在先權(quán)利，這是一條國際通行的原則。我國《商標法》對于在先權(quán)利的規(guī)定，主要體現(xiàn)在第13條規(guī)定的未在我國注冊的馳名商標、第15條規(guī)定的被代理人或者被代表人的商標以及第32條規(guī)定的在先使用并有一定影響的商標。同時，《商標法》第9條“申請注冊的商標……不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突”，以及第32條“ 申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”，都是對在先權(quán)利的概括性規(guī)定。
“IVERSON”商標爭議案是一個典型的注冊商標與在先姓名權(quán)相沖突的糾紛案件。商評委及一審法院均認為，“Iverson”只是姓，“Allen Iverson”才是全名，而爭議商標并沒有使用該姓名的全稱，因此不構(gòu)成對Allen Iverson在先姓名權(quán)的侵犯。二審法院認為，判斷姓名權(quán)是否因爭議商標申請注冊而受到損害，應(yīng)當以該姓名在先具有一定知名度為前提。該案中，原告于一審、二審期間提交的證據(jù)材料，足以證明中國公眾已經(jīng)將“Iverson”與Allen Iverson建立了對應(yīng)關(guān)系，“Iverson”作為著名的NBA球星已經(jīng)為中國公眾所熟知。在此情況下，未經(jīng)許可申請注冊爭議商標，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾將其與Allen Iverson相聯(lián)系，從而認為相關(guān)商品的來源與Allen Iverson有關(guān)，損害了Allen Iverson的姓名權(quán)。
第四種武器：多情環(huán)
“無論套住了什么，立刻就緊緊地纏住，絕不會再脫手，就好象是個多情的女人一樣”，這就是古龍筆下的另一種武器：多情環(huán)。
由于種種原因，不少企業(yè)的商標被他人惡意搶注，從而造成被動。但是，有經(jīng)驗的商標律師，往往能起死回生，個中法寶就是《商標法》第59條第2款的規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識”。
商標律師只要能夠證明，被告在先使用了原告的注冊商標，并且具有一定影響，原告就無權(quán)禁止被告在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標。“在先使用并有一定影響”這就是商標律師的第四種武器：多情環(huán)。
比如，在藍迪（撫順）國際化學(xué)有限公司與上海愛特福實業(yè)有限公司、江蘇愛特福藥物保健品有限公司商標侵權(quán)糾紛一案中，藍迪公司分別在1996年1月和1997年5月取得“好幫手”、“好幫手Handy Mate”的商標專用權(quán)。江蘇愛特福通過受讓成為“84”注冊商標的所有權(quán)人。“84”商標在 1992、1994、1998、2001年獲得江蘇省沐浴露、洗潔精類產(chǎn)品的著名商標。兩家被告愛特福公司將“84”與“好幫手”并列使用于天然活性洗潔精產(chǎn)品上，以“84好幫手天然活性洗潔精”作為產(chǎn)品的名稱，并于1995年底開始在徐州電視臺播出廣告。二審法院認為，被告的產(chǎn)品應(yīng)認定為知名商品，被告可在原有的使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用“84好幫手”商品名稱。
第五種武器：離別鉤
“這柄鉤，無論鉤住什么都會造成離別。如果它鉤住你的手，人的手就要和腕離別；如果它鉤住你的腳，你的腳就要和腿離別”，這就是古龍筆下主人公楊錚使用的武器：離別鉤，
《商標法》第59條規(guī)定“ 注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用”，這就是通常所說的“合理使用”，不構(gòu)成商標侵權(quán)。
離別鉤在手，商標律師無憂。
美國教育考試服務(wù)中心（ETS）訴北京市立新東方學(xué)校未經(jīng)許可使用TOEFL試題侵犯其著作權(quán)和商標專用權(quán)糾紛案，就是一個介紹商品內(nèi)容而進行描述性質(zhì)“合理使用”的案例。北京市高級人民法院審理后認為，雖然ETS在出版物、錄音磁帶上合法注冊了TOEFL商標，新東方學(xué)校在“TOEFL系列教材”以及“TOEFL 聽力磁帶上”突出使用了“TOEFL”字樣，但新東方學(xué)校對“TOEFL”是在進行描述性或者敘述性的使用。其目的是為了說明和強調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表明出版物的來源，并不會造成讀者對商品來源的誤認和混淆。
第六種武器：霸王槍
霸王槍是江湖上獨一無二的一桿槍，長一丈三尺七寸三分，重七十三斤七兩三錢，槍尖是純鋼，槍桿也是純鋼。它的尖若是刺在人身上，那人固然必死無疑，就算被槍桿掃中，也得嘔血五升。
現(xiàn)實生活中，商標權(quán)人起訴銷售者的案例不勝枚舉，往往索賠數(shù)額巨大，給銷售者造成極大的壓力。但是，不少人忽視了《商標法》第60條“銷售不知道是侵犯注冊商標專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責令停止銷售”這一點。銷售者主觀上的“不知道”即可免除賠償責任，這就是商標律師的霸王槍。
一個典型案例就是上海紅雙喜股份有限公司訴北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司懷柔店侵犯商標權(quán)糾紛案，原告紅雙喜公司依法受讓取得“紅雙喜”、“DHS”商標的商標專用權(quán)，兩商標均注冊在第28類乒乓球等商品上。2011年8月11日，紅雙喜公司在京客隆懷柔店內(nèi)購買了標有“紅雙喜”和“DHS”標識的假冒紅雙喜商標的侵權(quán)產(chǎn)品。紅雙喜公司認為京客隆懷柔店侵犯其享有的“紅雙喜”和“DHS”注冊商標專用權(quán)，遂向法院提起訴訟，請求法院判令：停止銷售行為；賠償損失20萬元及合理支出；在相關(guān)媒體刊登聲明、消除影響。由于被告京客隆懷柔店證明了銷售的涉案商品有合法來源，北京市高級人民法院維持了一審法院的判決：京客隆懷柔店停止銷售侵犯紅雙喜公司“紅雙喜”和“DHS”注冊商標專用權(quán)的涉案商品；駁回紅雙喜公司的其他訴訟請求。
第七種武器拳頭
《憤怒的小馬》中有這樣兩句，讓人印象深刻：“很少有人知道，拳頭也是一種武器，而且是無可替代的武器 ”；“出擊的拳頭沒有大小，只有力道的深淺”。
人們把“拳頭”列入“七種武器”引起不少爭議，本文不做探討。但每個人都有雙拳頭，但真正用得好的，才是個中高手。武林人士在對決時，功力深厚的一方，一拳即可將對手擊敗。正如商標律師，面對商標侵權(quán)之訴，終極功力在于說服法庭：涉案的標識與原告的注冊商標，既不相同，也不近似，即使近似，也不會導(dǎo)致混淆，從而成功地為當事人擺脫責任。
根據(jù)現(xiàn)行的《商標法》，在相同的商品或者服務(wù)上使用與注冊商標相同的標識的情形（所謂的“雙相同”），不再考慮導(dǎo)致混淆的可能性，業(yè)界稱之為“商標權(quán)的絕對保護”。除此之外，在相同或者類似的商品上使用近似商標，是否有混淆的可能性，才是決定案件結(jié)果的關(guān)鍵，猶如圍棋中的“勝負手”（《商標法》第57條）。
商標法上混淆的含義是指，消費者錯誤地認為使用兩商標的商品或者服務(wù)來源于同一商品提供者，或者雖然認為來源于不同的提供者，但誤認為提供者之間存在特定聯(lián)系，即誤認為兩者具有經(jīng)濟上、經(jīng)營上、組織上或法律上的關(guān)系（例如授權(quán)或贊助）。
法國拉科斯特股份有限公司訴新加坡鱷魚國際機構(gòu)私人有限公司、上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司侵犯商標專用權(quán)糾紛一案，正是這樣的終極案例。拉科斯特公司創(chuàng)辦于1933年，同年在法國注冊“鱷魚圖形”商標，此后其產(chǎn)品主要在歐洲銷售。1980年，拉科斯特公司在中國大陸注冊了“鱷魚圖形”商標，其產(chǎn)品于1984年正式進入中國。2000年5月11日，拉科斯特公司對鱷魚國際公司及其在北京的代理商上海東方鱷魚公司提起訴訟，稱二被告使用的“鱷魚圖形”商標與“鱷魚圖形”注冊商標構(gòu)成近似，侵犯了其在第25類服裝及其他相關(guān)類別商品上的注冊商標專用權(quán)。
2010年12月29日，最高人民法院在終審判決中指出：判定被訴標識與原告請求保護的注冊商標是否構(gòu)成近似，通常要根據(jù)訴爭標識文字的字型、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色等構(gòu)成要素的近似性進行判斷，且將是否造成混淆作為重要判斷因素。因此，侵犯注冊商標專用權(quán)意義上的商標近似應(yīng)當是指混淆性近似，即足以造成市場混淆的近似。就本案訴爭商標具體情況而言，鱷魚國際公司進入中國市場后使用相關(guān)商標，主要是對其已有商標的沿用，且在實際使用中也有意區(qū)分訴爭標識，主觀上并無利用拉科斯特公司的品牌聲譽，造成消費者混淆、誤認之故意；從訴爭標識在中國市場的共存和使用情況看，兩者在中國市場內(nèi)已擁有各自的相關(guān)公眾，在市場上均已形成客觀的劃分，已成為可區(qū)別的標識。應(yīng)當認為被訴標識與拉科斯特公司的注冊商標相比雖有近似之處，但相關(guān)公眾已在客觀上將兩公司訴爭標識區(qū)別開來，其共存不足以使相關(guān)公眾對其商品的來源產(chǎn)生混淆；基于鱷魚國際公司的產(chǎn)品已經(jīng)形成自身的相關(guān)消費群體，相關(guān)公眾已在客觀上將兩公司的相關(guān)商品區(qū)別開來的市場實際，法院最終認為被告的被訴標識與法國拉科斯特公司請求保護的注冊商標不構(gòu)成近似商標。
上述七種武器，在同一個商標訴訟案件中，可以單獨運用，但如果能組合使用，其功力定可倍增。知識產(chǎn)權(quán)界的各路大俠，不妨細細揣摩，針對不同的案件，靈活使用，所謂“運用之妙存乎一心”也。
如果上述武器都用不上，試試民法中的“帝王條款“吧。我國《民法通則》第4條規(guī)定，“民事活動應(yīng)當遵循誠實信用原則”，《民法通則》將“誠實信用原則”規(guī)定為民法的一項基本原則，在我國有適用于全部民法領(lǐng)域的效力，因此，該原則常被奉為"帝王條款"，有"君臨法域"之效力。將該原則結(jié)合《商標法》第44條“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效”，往往也能有意外的驚喜。
再如果，連“帝王條款”都用不上，作為商標律師，還是建議你的當事人和對方和解吧。
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